Международная регистрация товарного знака и охрана прав за рубежом

Перед началом работ очень важно обдумать вопрос о том, в каком виде будет использоваться знак за рубежом. Если это словесный знак, надо решить вопрос о выборе шрифта. В европейских странах кириллица при экспертизе воспринимается как изобразительный элемент. На территории стран СНГ чаще всего знак используется и регистрируется в кириллице.

 

Кроме того, для оптимизации расходов надо обдумать, какие товары предполагается экспортировать, чтобы при регистрации оставить только необходимые классы.

 

Важный момент заключается в том, что регистрация возможна как в каждой стране отдельно, так и с использованием международных соглашений. При национальной регистрации следует выделить Россию, так как в этой стране можно не тратиться на услуги российских патентных поверенных. Подавать заявки на регистрацию товарного знака возможно самим или с помощью патентных поверенных РБ, большинство из которых имеют большой опыт работы с ФИПСом. Необходимо обратить внимание на следующие моменты:

 

• необходимость проведения поисков по Российской базе товарных знаков;
• изменения размеров пошлин с 1.01.2009. За регистрацию 10500 росс. руб.

В остальных странах регистрация возможна только через патентных поверенных этих стран.

 

Из международных соглашений самое широко используемое Мадридское Соглашение и Мадридский Протокол.

 

Мадридское соглашение действует с 1891 года. Вначале было только пять стран: Франция, Испания, Швейцария, Бельгия и Тунис. С тех пор до недавнего времени французский язык остался основным.

 

Мадридское соглашение с даты его основания базировалось на четырех основных принципах Парижской конвенции:

 

• принцип ассимиляции (иностранные заявители имеют те же права и обязанности, что и национальные заявители);
• учет первой подачи (конвенционный приоритет)
• территориальный эффект охраны (локальная новизна, то есть наличие идентичных или сходных до степени смешения знаков в других странах не влияет на охрану товарного знака в данной стране);
• охрана знака, таким как он есть.

С самого начала существования в Мадридской системе заявителей привлекал упрощенный порядок регистрации при минимальных затратах. Однако в Мадридском Соглашении были некоторые моменты, которые отпугивали значительную часть стран. Это, в основном, две особенности: необходимость базовой регистрации и возможность центральной атаки.

 

Первая особенность связана со временем, т.е. если новый знак необходимо регистрировать за рубежом, нужно ждать пока его зарегистрируют у нас. Экспорт товаров остается без защиты.

 

Вторая особенность связана с тем, что если перестает действовать первая регистрация, аннулируется и международная регистрация товарного знака.

 

В результате долгих споров о внесении изменений в Соглашение был принят Мадридский Протокол, в котором устранены эти недостатки.

 

Мадридский Протокол действует с 1989 года, вступил в силу в 1995 году. На октябрь 2008 года было зарегистрировано 84 участника. Причем только 5 стран не подписали Протокол, а являются участниками лишь Соглашения: Алжир, Египет, Казахстан, Либерия, Таджикистан.

 

Для стран, подписавших Протокол, была дана возможность установить для себя индивидуальные пошлины. Это сделали многие страны, в том числе наша страна. Кстати, в Беларуси сейчас одна из самых дорогих пошлин.

 

Перечислим основные преимущества, привлекающие нас регистрировать знаки по Мадридскому Соглашению и Мадридскому Протоколу:

 

1. Основное преимущество этой системы в том, что подается одна международная заявка с указанием стран, по которым Вы хотите иметь зарегистрированный знак;
2. Преимуществом является также и то, что управление знаком, т.е. внесение изменений, уступка, лицензионные договора осуществляется также подачей одного документа ВОИС;
3. Кроме того, знак действует с момента регистрации, экспертиза в каждой стране должна пройти в течение 12 месяцев (значительно меньший срок, чем у нас; в России этот срок тоже составляет 12 месяцев). Если Вы не получаете предварительного отказа, знак считается прошедшим экспертизу и продолжает действовать в стране;
4. Надо учитывать еще одно существенное преимущество: возможность многократного расширения на другие страны.

Имеется в этой системе и недостаток. В течение 5 лет международная регистрация остается зависимой от базовой регистрации, т.е. при аннулировании базовой регистрации, по сообщению нац. Ведомства в ВОИС, перестает действовать и международная регистрация.

 

С введением Протокола значительно увеличилось количество стран, в частности, вступили такие значимые страны как США и Япония. Какие новые возможности появились у заявителей с введением Протокола:

 

• возможность подавать заявку в нац. ведомство на английском языке;
• возможность осуществлять международную регистрацию на основе базовой заявки, т.е. не надо ждать национальную регистрацию;
• возможность преобразования международной регистрации в национальные с сохранением приоритета при аннулировании базовой регистрации.
• Причем при подаче заявок после введения Протокола существуют три формы для заполнения при подаче заявки: одна для стран, подписавших Соглашения, вторая для стран, подписавших Протокол и третья для стран, подписавших соглашение и протокол.

 

Однако до сентября 2008 года очень редко можно было использовать эти новые возможности Протокола, так как законодательно был закреплен приоритет Соглашения над Протоколом. Это означает, что если одна из указанных стран – страна Соглашения, то нельзя было применять Протокол и использовать его преимущества. Таким образом, использовать преимущества Протокола можно было только в случае, когда все указанные страны подписали только Протокол.

 

В сентябре 2008 года была отменена эта так называемая защитная оговорка, и с этого времени для белорусских заявителей при указании стран, подписавших Соглашение и Протокол (а это большинство стран. Напомню, что только пять стран подписали лишь соглашение) можно:

 

• осуществлять регистрацию на основе базовой заявки. Это очень важно для нас, т.к. срок регистрации в нашем ведомстве уже превышает 2,5 года. С ускоренной экспертизой также не просто, заказывать можно только через полгода после подачи заявки, и из-за большой загруженности экспертов даже процесс оформления договора занимает достаточно длительное время;
• не использовать индивидуальные пошлины, которые в некоторых странах немаленькие! Не использовать индивидуальные пошлины можно только для стран, подписавших и Соглашение и Протокол (это такие страны как, например, Китай, Эстония, Украина, Узбекистан). Для стран, подписавших только Протокол, использование индивидуальных пошлин обязательно (это, например, страны Евросоюза, США и Японии);
• при аннулировании базовой регистрации применение Протокола дает возможность преобразования международной регистрации в национальные с сохранением приоритета.

Основное преимущество, которое можно извлечь из изменений и часто использовать на практике – возможность регистрации международного знака на основе заявки. Если раньше нашему клиенту надо было срочно получить регистрацию в каких-либо странах на новый знак, то мы могли или подавать национальные заявки, либо, если речь шла о странах Евросоюза, подавать заявку на регистрацию СТМ.

 

Существует еще одна региональная процедура регистрации товарных знаков, но она касается только стран ЕС. В этих странах товарный знак может охраняться единым охранным документом, действующим во всех странах.

 

Региональное ведомство - ОНИМ, расположенное в Аликанте, занимается регистрацией товарных знаков и промышленных образцов. Заявки на товарные знаки начали приниматься с 1996 года. Товарный знак содружества СТМ. Очень долго решался вопрос о присоединении ЕС к мадридскому протоколу. И только в 2004 году появилось новый участник Мадридского Протокола - ЕС.

 

Для заявителей из стран Мадридского Союза это дало возможность указывать ЕС в международной заявке и при территориальном расширении. Таким образом, регистрировать знак на территории стран ЕС можно:

 

• используя Мадридскую систему, указывая отдельные страны союза
• указывая ЕС, как одно указание.

Последнее значительно дешевле.

 

Кроме того, можно, не используя мадридскую систему, получить регистрацию только товарного знака содружества. Раньше, как указывалось выше, основным преимуществом использования этой процедуры – было отсутствие необходимости базовой регистрации, которая была необходима при использовании Мадридской системы. Теперь, когда это преимущество в основном отпало, вряд ли есть другие преимущества при получении СТМ.

 

Стоимость регистрации знака по Мадридскому Протоколу с указанием Евросоюза составляет 2229 шв. франка плюс базовая пошлина (примерно 2800 шв.франка). Стоимость получения СТМ примерно 3000 евро. Сведения не теоретические, а практические! Я встречала в литературе стоимость в 5тыс. евро. Однако при этом учитывается большее число классов, за каждый класс свыше трех 200 евро.

 

Опять же на практике, если регистрировать знак только по товарам, которые будут ввозиться в страны ЕС под этим классом, и не указывать классы услуг (такие, как реализация товаров, реклама, которые абсолютно не нужны), то трех классов вполне достаточно. По гонорарам поверенных реальная стоимость примерно около 450 евро за каждое действие, и 120 евро за направление поиска. В литературе я видела суммы 2 – 3тыс.евро.

Заявка подается в ОНИМ через европейского патентного поверенного. Требования законодательства - абсолютные основания и иные основания для отказа сходны с гармонизированными положениями всех национальных законодательств и почти не отличаются от белорусских. Введено понятие «старшинства» более раннего ТЗ. Суть его в том, что при наличии в какой-либо стране участнице ЕС- зарегистрированного товарного знака его владелец может подать заявку на его регистрацию в качестве СТМ и при этом заявить старшинство своего более раннего национального товарного знака, при условии идентичности не только знаков, но и товаров и услуг.

На первом этапе подачи заявки ведомство проверяет соответствие материалов требованиям законодательства, устанавливает дату подачи заявки и затем проводит экспертизу по абсолютным основаниям.

Следующий этап экспертизы – проведение поиска и подготовка отчета, в котором указываются более ранние ТЗ или заявки на СТМ (идентичные или сходные до степени смешения). Кроме того, Ведомство пересылает копию заявки в патентные ведомства каждого государства-участника, информировавшего о своем решении проводить поиски по своим национальным зарегистрированным знакам и ранее поданным заявкам. Национальные ведомства должны провести такой поиск в течение трех месяцев. Отчет о поиске ведомство направляет заявителю.

 

По истечении месяца с даты направления отчетов ведомство осуществляет публикацию заявки, если она не была отозвана после получения такого отчета.

 

Кроме того, на это следует обратить особое внимание, Ведомство информирует владельцев более ранних знаков, приведенных в отчете, о такой публикации.

После публикации заявки любое заинтересованное лицо вправе направить в Ведомство письменные замечания, поясняющие причины, почему с его точки зрения заявленное обозначение не может быть зарегистрировано по абсолютным основаниям. В течение трех месяцев владельцы более ранних ТЗ или заявок при условии оплаты пошлины 350 евро могут подать в Ведомство письменные возражения против регистрации данного обозначения с указанием оснований, по которым оно делается.

 

При проведении экспертизы таких возражений Ведомство предлагает сторонам представить свои мнения путем направления соответствующих материалов. Практика свидетельствует, что примерно в 75% случаев при условии, что знаки не идентичны, возражения снимаются на основании договоренности, достигнутой между сторонами (письма согласия). При этом, по просьбе заявителя, владелец товарного знака, подавшего возражение, должен представить доказательства того, что знак использовался в ЕС в течение 5 летнего срока, предшествующего дате публикации. При отсутствии доказательств данное возражение отклоняется Ведомством. При регистрации знака он должен использоваться хотя бы в одной из стран ЕС.

 

В отличие от Мадридской системы, если знаку отказано в какой-либо одной стране, ему отказывается в регистрации вообще. Также, как и в Мадридской системе, возможно преобразование знака содружества в национальные знаки, с сохранением даты приоритета.

Что касается регистрации товарных знаков в США, то можно сказать следующее. При регистрации товарного знака можно использовать различные процедуры – национальная регистрация и регистрация через Мадридский протокол.

 

Что очень важно, так как эта особенность присуща только США, необходимость подавать декларацию об использовании или намерении использовать товарный знак. Срок представления доказательства использования можно продлевать до з лет через каждые шесть месяцев.

Горячко М.Ш. - член жюри ’Народное признание 2010’ Подробнее	Доклад на IV-м продовольственном форуме Подробнее	Комментарии к Закону РБ «О товарных знаках и знаках обслуживания» Подробнее